특허 요건 : 선출원주의와 확대된 선출원주의

 특허법에서는 특허권자에 대하여 본인의 발명을 공개하는 대가로 그 발명에 대한 일정기간의 독점권을 부여한다. 이를 다르게 해석하자면 아무리 뛰어나고 세상을 바꿀만한 발명에 대해서도 이미 대중에게 공개가 되어 있다면 특허권을 부여할 이유가 없다는 점과 독점을 하기 위해서는 독점을 하는 주체를 명확하게 할 필요가 있다는 점이 도출된다. 이 글에서는 후자에 대해서 집중적으로 다루고자 한다. 만약 하나의 발명에 대해서 여러 명의 특허를 받을 권리가 있는 사람들이 여럿 존재하는 경우, 누구에 특허권을 부여해야 하는 가?  출원인이 자신의 발명을 설명하기 위해 청구항이 아닌 설명서 혹은 도면에 기재한 새로운 발명에 대해서 어떻게 다루어야하는 가? 이 두 가지 문제에 대해서 특허법은 일명 "선출원주의"와 ""확대된 선출원주의"를 법으로 규정해 놓음으로써 해결하였다.

 선출원주의에 대해서 특허법은 36조에 규정해 놓고 있다. 36조는 다음과 같다.

제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. ② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다. ③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다. ④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 포기, 무효 또는 취하된 경우 2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 ⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. ⑥ 특허청장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

 선출원주의는 하나의 발명에 대해 하나의 특허만을 인정하는 특허권의 독점배타적인 성질에 기인한다. 여러 개의 출원 중 어떤 출원을 인정해야하는 가라는 문제에 대해 두 가지 관점이 있는 데 하나는 "출원의 선후와 관계없이 여러 출원이 경합하는 경우 먼저 발명한 자의 특허 출원만을 인정하자"라는 입장(선발명주의)과 "먼저 출원한 사람의 특허 출원을 인정하자"라는 입장(선출원주의)이 있다. 특허법에서는 기본적으로 선출원주의 입장을 취하고 있다. 발명자에 대해 그 발명에 대한 권리를 보장하자는 특허법의 취지에 있어서는 선 발명자의 출원만을 인정하는 것이 타당해보이나 발명의 완성 시점에 대한 증명이 어렵고, 발명의 조기공개를 유도하여 사회의 발전을 도모하는 특허법의 목적에 부합하지 않기에 먼저 발명을 공개하는 자에 대해서 출원을 인정함으로써 빠른 출원을 유도하는 것이 타당하기 때문이다. 

 특허법 36조의 요지는 다음과 같다. 원칙적으로 하나의 발명에 대해 먼저 출원한 사람만이 특허를 받을 수 있다. 만약 동일한 날짜에 같은 발명에 대해 출원을 한 사람들이 여럿인 경우, 출원인들의 협의를 통하여 결정된 하나의 출원만이 특허를 받을 수 있다. 만약 협의가 이루어지지 않는 경우, 그 발명에 대해서는 어느 출원인이든 특허를 받을 수 없다. 앞서 말한 것처럼 특허는 기본적으로 선출원주의를 따른다. 출원을 먼저 한 사람에 대해서 특허권을 부여함으로써 기준을 명확히 하여 분쟁을 방지하여 행정적인 소모를 막고, 빠른 출원을 유도함으로써 빠른 발명의 공개를 도모한다.

 선출원주의로 인해 발생하는 몇 가지 예외 상황에 대해서도 특허법 36조는 규정하고 있다. 첫 번째 경우는 특허를 받을 권리가 없는 자가 출원을 한 경우이다. 이에 대해서 특허법 36조 5항에서는 "발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다."라고 명시하고 있다. 즉 적법한 권리자가 아닌 경우 선출원의 권리를 인정하지 않겠다는 의미이다. 적법한 권리자는 권리없는 출원에 대해서 선출원이 아니라는 이유로 심사 혹은 심판에 있어서 거절당하지 않는다. 다만 선출원의 문제를 떠나서, 출원 이전 그 발명이 공개되었을 경우, 29조 1항의 신규성, 29조 2항의 진보성에 대한 거절이유가 있다. 차후에 다루겠지만, 이 문제를 해결하기 위해 특허법에서는 공개 후 일정 기간 내 출원을 하고 , 취지를 적어 낸 발명에 대해서 심사를 함에 있어서 예외를 인정(특허법 30조)하는 등 적법한 특허받을 권리가 있는 자를 보호하는 조문이 있다.  두 번째 경우는 36조에 의해 특허 거절 결정, 혹은 거절하겠다는 심결이 확정된 이후의 상황이다. 36조 4항 단서에 보면 협의가 이루어지 않은 경우에 대해서는 거절된 출원이 처음부터 없었던 것으로 보지 않는다고 기재되어 있다. 기본적으로 거절, 포기, 취하된 출원, 거절 결정 혹은 심결이 확정된 출원의 경우 선출원의 지위가 없어진다. 만약 협의가 이루어지지 않았다는 사정에 의해 거절결정이 이루어진 후, 일반적인 원리에 의해 우연히 그 후 이미 거절된 발명을 출원하여 선출원에 대한 경합이 없었다는 이유로 특허를 받을 수 있게되는 일이 발생할 수 있다. 이는 형평성에 어긋나기에 출원의 지위를 유지함으로써 해당 발명을 공중의 영역에 두고자 36조 4항에 대한 예외 사항을 두고 있다.

 마지막으로 1항의 "동일한 발명"에 대해서 논의하고 36조에 대해서는 마무리하고자 한다. 대법원 2009.9.24. 선고 2007후 2827 판결에서는 "통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용 효과에 특별한 차이를 일으키지 아니한 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명"이라고 판시하고 있다. 이는 신규성에 대한 판단에 있어서 판시된  동일성, 즉 구체적인 문제 해결을 위해 주지, 관용 기술을 적용한 것에 불과하고, 그 효과에 있어서 큰 차이가 없는 것에 비해 동일성을 넓게 보고 있다. 그러나 심사 실무에서는 발명 A와 발명 B에 있어서 발명 A가 출원되고 발명 B가 출원되었을 때 실질적으로 동일하고, 반대로 발명 B가 출원되고 발명 A가 출원되었을 때도 실질적으로 동일하다면 두 발명을 동일한 발명으로 보고 있어 판례에서 보다는 동일성의 개념을 좁게 보고 있다. 예를 들어 설명하자면 특정 부분이 금속이라 청구항에 기재된 A 발명과 같은 부분이 비율이 기재된 합금으로 이루어진 발명 B가 있자. B 발명이 출원되고 A 발명이 출원되었다면 주요부가 하위 개념으로 이루어진 출원이 이미 주요부가 상위 개념으로 이루어진 A 발명에 선행되었기에 실질적으로 동일하다고 판단될 것이다. 반대로 A 발명이 선출원되었을 경우가 문제가 되는 데, 판례에 의하면 재료를 선택하는 것은 그 분야에 있어서 사용되는 보통의 방법에 불과하고 큰 차이가 없는 한 두 발명을 같다고 볼 것이고, 심사 실무에서는 상위개념을 포함될 것이나, 심사실무에 따르면 그렇지 아니할 가능성이 크다.  

 선출원주의에 이에 "확대된 선출원주의"에 대해 다루어 보자. 단어 때문에 언뜻 보면 비슷해 보일 수 있으나 분명한 차이가 있다. 해당 개념에 대해서 특허법에서는 29조 3항에 명시하고 있다.

제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명 ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것 2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것                                                                                             ...중략...

 조문에 따르면 최초로 첨부된 명세서 혹은 도면에 기재된 발명에 대해서는 차후 등록공고되거나 공개되는 조건으로 발명자가 동일하거나 후출원의 출원인이 선출원의 출원 당시 출원인과 동일하지 않는 한 특허를 받지 못한다다. 이러한 조문이 개정된 이유는 선출원주의와 비슷한 맥락에서 출발한다. 명세서나 도면에도 특허를 받을 수 있는 발명이 기재될 수 있고, 해당 조문이 없다면 마땅히 보호할 방법이 없다는 것이다. 출원이 특허법에 의해 공개되기 전까지는 발명이 공개되었다 볼 수 없어 29조 1항 및 2항(신규성과 진보성에 위배된 발명)을 적용할 수 없고, 36조(선출원) 역시 어디까지나 청구항에 기재된 발명에 대해서만 보호하기에 마땅한 방법이 없다. 그렇다고 이 후 후출원에 대해 선출원의 청구항에 기재되었다는 이유로 특허를 부여하는 것은 먼저 발명을 공개한 자에 대하여 독점권을 부여하겠다는 특허법의 기본 원칙에 위배된다. 29조 3항은 출원인에게 취약한 출원일 이후부터 공개까지의 기간에 명세서 및 도면에 기재된 발명까지 소극적으로 보호해줌으로써 출원의 진입장벽을 낮추고 기술 공개를 유도하고 있다. 

 36조에서와 마찬가지로 동일성이 문제가 된다. 대법원 2014.12.11 선고 2014후1181 판례에서 "구성요소에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지. 관용기술인 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발새잉 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면, 실질적으로 동일하다"라고 기재되어 있는 바, 설사 해당 발명이 그 발명 분야의 통상의 기술자가 비교 대상의 발명으로부터 쉽게 도출될 수 있다 하더라도, 이는 29조 2항(진보성)에 있어서 판단할 부분이지, 29조 3항에서 판단할 영역이 아니다. 즉 29조 3항(확대된 선출원주의)에서 실질적인 동일성 판단은 진보성과 선출원의 판단에서의 실질적 동일성에서의 판단보다는 좁게 해야한다.

 확대된 선출원주의를 판단함에 있어서 예외사항이 있다. 첫 번째, 출원의 발명자가 비교 출원의 발명자가 같거나 출원인이 비교 대상의 그 당시 출원인과 같은 경우 29조 3항을 적용하지 않는다. 명세서와 도면에 기재된 발명의 합리적인 권리자이기 때문이다. 두 번째로 명시적이지는 않지만 등록공고 혹은 정보공개 이후에는 해당 조문을 적용하지 않는다. 이는 전 조문인 1항(신규성)에 대해 이미 거절사유가 있기 때문에 조문을 적용할 실익이 없기 때문이다.

 특허법은 36조에 따라 선출원에 대해서만 특허를 인정함으로써 하나의 발명에 하나의 독점권을 부여하는 원칙을 지키는 것과 동시에 빠른 공개를 유도함으로써 기술의 발전을 도모하고자 한다. 29조 3항에서는 청구항뿐만 아니라 도면과 명세서에 기재된 발명들까지도 소극적인 권리를 인정하여 줌으로써 기술공개에 대한 출원인의 부담을 줄여줌으로써 공개를 유도하고 마찬가지로 기술의 발전을 도모한다. 이 것으로 이번 글을 마친다.