주요 판례 : '제조 방법이 기재된 물건 발명'의 권리 범위에 속하는 지 판단하는 방법( 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결)

사 건 : 2020후11059 권리범위확인(특)

원고 : 상고인 에스케이케미칼 주식회사 소송대리인 법무법인(유한) 화우 담당변호사 권동주 외 3인

피고, 피상고인 : 한국프라임제약 주식회사 소송대리인 특허법인 디케이피 담당변리사 박종혁 외 2인

원심 판결 : 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결

판결 선고 : 2021. 1. 28.

 

주 문 : 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

 

이 유: 

상고이유(상고 이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고 이유 보충서의 기재는 상고 이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

 

1. 사건의 개요 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음의 사실을 알 수 있다.

 

가. 피고는 2018. 11. 15. 원고를 상대로 특허심판원에 확인대상 발명이 ‘폴라프레징크를 함유하는 안정한 정제 제형’이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서, 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

 

나. 특허심판원은 2019. 3. 7. 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

 

다. 원고는 2019. 5. 9. 피고를 상대로 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 특허법원은 2020. 7. 17. 이 사건 특허발명 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 기재한다)과 확인대상 발명은 구성이 다르고, 서로 균등관계에 있다고 보기도 어려우므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명인 이 사건 제2~7항, 제9~11항의 권리범위에 속하지 않는다고 보아 이 사건 심결을 유지하였다.

 

2. 상고이유

 제1, 2점에 대하여 가. 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다.

 

 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

 

 원심은, 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

 

 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석과 권리범위 속부에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다. 상고이유 제3, 4점에 대하여 원심은, 그 판시와 같은 이유로 확인대상 발명에 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명의 직접타정법과 확인대상 발명의 습식법은 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어려우므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 특허의 균등 관계에서의 과제 해결 원리 및 작용 효과의 동일성에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

 

4. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

 

 우선 이 사안에 대해서 이해를 할 필요가 있다. 피고는 '습식법으로 제조된 폴라프레징크 함유 정제'로 하는 확인대상발명에 대해 명칭을 '폴라프레징클를 함유하는 안정한 정제 제형'으로 하는 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속하지 않는다는 소극적 권리 범위심판을 청구하였다. 이에 대해 심판원은 권리 범위에 확인대상발명이 속하지 않는다는 심결을 내렸고, 이에 원고 측이 항소 및 상고한 사안이다. 소극적 권리 범위심판에 대해 간단히 언급하자면 특허법 135조 2항에 따라 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호 범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 데, 이를 지칭하는 말이다.

  원고 측의 문제가된 청구항과 명세서는 다음과 같다.

• [청구항 1]  유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet)
• [0002] … 폴라프레징크를 함유하는 과립과 구강붕해정이 출시되어 위염 및 위궤양 치료를 위한 의 약품으로서 시판되어 왔다. 그러나 … 제조원가가 비싸며, 특히 과립의 경우 환자가 복용하기에 다 소 불편할 뿐만 아니라 복용 도중에 유효 성분의 일부가 손실될 수 있다는 단점이 있다.
• [0006] … 본 발명은 유효 성분으로 입도의 d90이 500μm 이하인, 더 바람직하게는 d90이 300μ m 이하인, 가장 바람직하게는 d90이 30 내지 300μm인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는 정제(tablet)를 제공한다.
• [0007] 본 발명 정제의 유효 성분인 폴라프레징크가 상기 입도 범위를 가질 경우 용출률, 생체이용 률 등에 바람직하였을 뿐만 아니라, 놀랍게도 저장 안정성, 대량생산 용이성 등에 있어서도 매우 바람직한 효과를 나타내었다.
• [0019] 또, 본 발명에 따른 폴라프레징크 정제들을 구성하는 성분들로 직타하여 정제를 제조할 경우 혼합 불균일이나 유동성 불량과 같은 문제점이 발생하지 않으며, 약 10,000정(바람직하게는 50,000정, 더욱 바람직하게는 100,000정)의 정제를 제조하는 동안 스티킹(sticking) 등의 대량생 산의 문제점이 발생하지 않는다. [0021] 본 발명은 보관 및 유통 중에 안정성이 우수할 뿐만 아니라, 대량 생산에 용이하고, 용출률, 생체이용률 등이 다른 제형인 과립 제형에 견줄 정도로 우수한 폴라프레징크 함유 정제 제형을 제 공한다.

 청구항 1과 같이 물건 발명의 기재를 물건의 구성요소와 그 조합이 아닌 제조 방법으로 기재한 청구항을 PBP(Product by Process Claim)이라고 한다.

 특허법은 특허권에 대하여 정의한다. 특허법 94조에 의하면 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 특허법 2조에 의하면 발명의 종류에 따라 실시의 정의는 달라진다. 물건 발명의 경우 그 물건의 생산, 양도, 대여, 수입, 양도 또는 대여를 위한 청약, 양도 또는 대여를 위한 전시를 하는 행위를 의미한다. 방법의 발명(방법 발명)인 경우 그 방법을 사용하는 것을 의미한다. 물건의 생산하는 방법(제법 발명)의 경우 방법의 사용외에도 생산한 물건을 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 또는 대여를 위한 청약을 포함한다. 이 사안에서 청구항 1은 발명을 특정함에 있어서 제조 방식을 사용하였지만 엄연한 정제(tablet)에 대한 청구항으로 물건 발명에 해당한다.

 특허권의 보호 범위에 대해서 특허법 97조는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다라고 명시되어 있다. 판례에 의하면 특허권의 보호범위를 해석함에 있어서 출원서에 첨부한 명세서에 기재된 청구범위 개재 사항에의하여 정하는 것을 원칙으로 하되, 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 발명의 설명에 기재된 것으로 보추아할 수 있다고 한다. 다만 이 경우에도 확장 해석은 허용되지 아니하며 설명의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.

 특허권의 보호 범위를 결정 짓는 방법에 대해서 좀 더 자세히 알아보자. 몇 가지 원칙이 있는 데 청구범위 기준의 원칙, 발명 설명 참작의 원칙, 공지기술 참작의 원칙, 출원 경과 참작의 원칙, 특허권 하자 참작의 원칙 등이 있다. 다만 이 모든 것을 다루기 위해서는 하나의 주제를 잡고 글을 써도 엄청 방대하기에 간단하게만 언급하고자 한다.

• 청구범위 기준의 원칙 : 특허 발명의 보호범위는 원칙적으로 청구범위에 적혀있는 사항에 의하여 결정되어야 한다.(문언 중심) 특별한 사정이 없는 한 청구항을 광범위하게 해석해서도 좁게 해석해서도 안된다.
• 발명의 설명 참작의 원칙 : 보호 범위를 해석함에 있어서 청구항 외에 발명의 설명을 참작해야 한다. 다만 이때 설명에 의해 청구범위를 확장하거나 축소하기 위함이 아닌 설명, 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있기 때문이다. 정리하자면 청구항에 기재된 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 설명, 도면을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의미를 고찰한 후 개관적. 합리적으로 청구항을 해석해야 한다. (설명 = 참고서)
• 공지기술참작의 원칙 : 출원 시의 공지기술과 비교하여 개량된 정도를 고려하여 보호범위를 결정해야 한다. 즉 발명의 기여력에 따라 청구항의 범위를 해석할 필요가 있다. 공직기술 제외 원칙 역시 여기서 파생된다.(공지기술 제외 원칙 : 특허발명이 공지기술과 동일한 경우 보호범위를 인정할 수 없다)
• 출원 경과 참작의 원칙 : 출원 계속 중에 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있는 경우 설정 등록 후 해당 구성 범위가 균등범위를 이유로 권리 범위에 속한다고 주장할 수 없음(모순된 의사는 인정될 수 없다의 느낌)
• 특허권  하자 참작의 원칙 : 특허발명에 하자가 있는 경우(신규성 없음, 진보성 없음, 선출원주의 위반. 확대된 선출원 주의 위반 등) 권리범위를 인정할 수 없다.

 위의 원칙을 바탕으로 청구항의 권리범위를 확정짓고 난 후 확인 대상의 범위를 결정해야 하는 데, 확인대상의 경우 사회통념상 다른 것들과 구별할 수 있을만큼 구체적으로 특정하되, 특허발명의 구성요소와 대응되는 구체적인 구성을 갖추고 있어야 한다.

 청구범위에 기재된 발명의 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술이 확인대상발명에서도 그대로 사용되거나 설사 변경이 있더라도 그 부분이 용이하게 변경하여 실질적으로 동질의 효과를 가져오는 경우 보호범위에 속한다고 할 수 있다. 

 다시 판례로 돌아와서 청구항과 확인 대상 발명을 비교해 보자.

• 청구항 : 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet)
• 확인 대상 발명 : D90이 30μm 미만인 폴라프레징크를 주성분으로 하며, 습식법으로 제조된 정제. 

 우선 청구항에 대해서 발명을 결정짓는 요소로써 제조법을 사용하였으나 제조법이 아닌 정제(tablet)  즉 물건을 대상으로 하고 있으므로 물건 발명에 해당한다. 발명의 구성 요소로 3 가지를 정리할 수 있을 것 같다.

1. 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도가 500μm 이하인
2. 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 한
3. 직타법으로 제조된 정제

  1 번째 구성요소와 2 번째 구성요소가 동일하나 3 번째 구성요소에 대해서 논쟁점이 있었다. 실질적으로 균등한 발명으로 보기 위해서는 바뀐 구성요소들 사이의 유기적 결합 관계가 그대로 포함되어야 하고, 변경된 부분이 과제 원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내야하며, 변경되더라도 해당 변경이 발명의 기술 분야에서 통상적인 지식을 가진 사람이라면 쉽게 떠올릴 수 있어야 한다. 다만 직타법과 습식법의 구성요소로서의 차이를 단순 제조과정의 차이가 아닌, 해당 제조과정을 거침으로써 나온 결과물의 물리적인 특성을 파악해한다는 점에서 나온 두 결과물의 특성은 함량 균일성, 유동성, 유연물질 발생량 등 차이가 있으므로 유기적인 구조가 유지되거나 그 작용 효과가 실질적으로 같다고 보기 어렵다.

 따라서 확인대상 발명은 특허발명의 모든 구성요소를 포함하고 있다 보기 어려우므로 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 한 것이다. 특허 발명의 권리범위를 판단하고, 확인대상발명의 사용이 그 범위 속하는 지 판단하는 것은 특허분쟁의 가장 기초적인 부분이다. 그만큼 이론적으로 알아야 할 것도 많고 논쟁도 많다. 다음에는 이 주제에 대해서 다루어보는 것도 나쁘지 않을 것 같다.