특허 요건 : 진보성(매우 중요!!)

제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.         1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명          2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있       는 발명          ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.          ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.          1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것          2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것          ④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.          1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것          2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것          ⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.          ⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.          ⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.           [전문개정 2014. 6. 11.]

 특허법 29조 2항에 따르면, 특허 요건으로서 발명은 "진보성"을 갖추어야 한다. 특허법에서 "진보성을 갖춘 발명"이란 공지된 기술로부터 "통상의 기술자"가 판단하였을 때 쉽게 고안할 수 없는 것으로 주관적 창작성을 갖추고 있는  발명을 의미한다.

 신규성을 다룬 글에서 발명은 자산으로서 특별한 성질을 가지고 있다고 하였다. 간단하게만 언급하자면 자산으로서의 발명은 공개가 되면 발명의 소유 주체가 불분명해지고, 자산으로의 가치 역시 크게 떨어지는 특성을 가지고 있다. 그렇기에 특허라는 독점권을 공개의 반대 급부로 제공함으로써 발명의 공개를 유도하고, 결과적으로 산업 발전에 이바지하는 것이 특허법의 제정 목적이라는 것을 이전 글에서 언급하였다. 신규성에 대해서 좀 더 자세하게 알고 싶으면 링크를 남겨 둘 테니 참고하기를 바란다.

https://messy-developing-diary.tistory.com/23 

특허 요건 : 산업 이용 가능성 및 신규성(매우 중요!!)

다시 원래의 주제로 돌아와서 그렇다면 새로운 발명이기만 하면 공개의 가치가 있는 지에 대해서 논해볼 필요가 있다. 예를 들어보자. 요리사인 A 씨가 최초로 소프트 아이스크림을 발명하였고 이를 공개하였다고 하자. A 씨가 발명한 소프트 아이스크림은 분명히 보호의 가치가 있다. 단순하게 내용물을 얼려서 만들던 기존의 아이스크림과 다르게 차갑게 온도를 유지한  용기에 유제품 종류의 내용물을 휘저어 만든다는 점에서 새롭고, 발명의 효과로 기존의 아이스크림에서 경험하지 못한 부드러운 식감을 제공할 수 있기 때문이다. 그렇다면 다음의 경우는 어떤가? A의 발명을 접한 B 씨는 단순하게 유제품과 설탕을 섞어 만든 아이스크림보다는 좀 더 새로운 맛을 가진 소프트 아이스크림을 만들고자 하였다. 여러 시도를 하던 중 초코 파우더를 내용물에 추가하여 초코 소프트 아이스크림이라는 새로운 발명을 하게 되었고 이에 대해서 특허를 받고자 한다. B 씨는 특허를 받을 수 있을까 ? B가 만약 특허를 받을 수 있다면 사회 전반에 큰 문제가 발생할 것이다. 요리 업계에서 새로운 맛을 내고자 첨가물을 넣는 것은 매우 보편적인 기술이다. 그 말은 즉 첨가물을 추가하여 맛을 새롭게 만든 아이스크림이라는 발명이 공개가 되더라도 발명으로서의 가치는 거의 없다는 것이다. 초코 맛 아이스크림이 특허로서 보호될 수 있다면 같은 논리로 바닐라 맛 아이스크림, 메론 맛 아이스크림 등 무수히 많은 맛의 아이스크림들이 특허 발명으로 보호될 수 있다는 것이다. 기술자인 요리사들은 새로운 형태의 아이스크림을 만들기보다는 모방하려 들 것이고 발명 전반의 질을 떨어뜨리는 결과를 야기하게 될 것이다. 덤으로 특허권의 난립으로 특허 분쟁이 빈번하게 발생하여 사회적인 혼란을 가져오는 부작용도 발생할 것이다. 결과적으로 특허법의 목적인 산업의 발전과는 동떨어진 결과를 낳을 것이다. 정리하자면 발명은 단순하게 새로워서는 보호받을 수 없다. 발명의 공개를 독점권을 부여하면서 까지 장려하는 이유는 해당 기술을 개발하기 위한 사회적인 시간적, 경제적인 노력의 중복을 제거하여 산업 발전에 이바지하기 위함이다. 특허 발명으로 인정받기 위해서는 기존의 것을 단순 차용한 것을 넘어서 그 구성이 복잡하여야 하며, 기존에 해결하지 못하던 문제를 해결하거나, 더 효율적인 결과를 가져오는 등 효용이 있어서 이들의 결과 공개가  반대 급부인 독점권에 어울리는 시간적, 자원적 낭비를 막았다고 인정되는 수준은 되어야 한다.

 진보성을 판단하는 데 있어서 특허법에 따르면 출원 시를 기준으로 "통상의 기술자"가 판단하였을 때 29조 1항에 기재된 기술로부터 쉽게 발명할 수 없다면 해당 발명은 특허 발명으로써 진보성을 갖추고 있다고 한다. "출원 시"라 함은 출원인이 특허를 받기 위하여 특허청에 출원서를 비롯한 필요 서류를 첨부하여 특허 출원을 한 시점으로 특허법에서 출원 시에 대해서 정의하고 있으나 이 글에서는 자세하게 언급하지 않을 것이다. 진보성을 판단함에 있어서 필요하다면 초 단위까지 판단한다는 것 정도만 알고 넘어가자.

 특허 발명으로써의 진보성을 판단하는 주체로 "통상의 기술자"가 등장한다. 통상의 기술자는 출원 시를 기준으로 발명의 기술 분야에 대한 기술상식을 갖추고 있어서 연구, 분석, 제조 등 목적을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며, 출원 시의 기술 수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 삼을 수 있는 인물로 객관적인 진보성 판단을 위해 설정한 가상의 인물을 의미한다. 통상의 기술자의 수준에 대해서 국내 기술자 수준으로 해야한다 혹은 국외 기술자의 수준까지 고려해야 한다 논쟁이 있었는데 파리조약의 특허독립 원칙성 국내 기술자 수준으로 한정하여 진보성을 판단하는 것이 적절하다. 다만 기술자의 수준이 국내 기술자 수준으로 한정된다는 것이지 활용할 수 있는 공지 기술은 국내와 국외를 불문한다는 것을 명심해야 한다. 진보성을 판단함에 있어서 참조할 수 있는 공지 기술의 범위는 넓지만 기술 분야는 발명이 속한 기술 분야로 한정 짓는 것이 일반적이다. 이와 관련하여 다른 기술 분야의 공지 기술을 참조할 수 있는 가에 대해 논쟁이 있었는데, 판례에서는 다른 기술 분야의 공지 기술이 특정 기술 분야에 속하지 않고, 발명의 기술분야와 연관성이 있는 등 인용의 타당성이 있는 경우 공지 기술로써 인용하는 것을 타당하고 봄으로써 반드시 모든 경우에 대해 진보성을 판단함에 있어서 공지 기술의 분야가 한정되지는 않는다는 것을 보여주고 있다.

  특허법은 진보성 판단에 있어서 "29조 1항에도 속함에도 불구하고 그 중 어느 하나에 속한 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 발명"에 대해서 진보성을 부정하고 있다. 이 중 "어느 하나에 속한 발명"에 대해서 29조 1항은 국내, 국외를 불문하고 공연히 실시되어 발명의 주요부가 들어난 발명, 반포된 간행물에 기재되거나 전자통신회선을 통하여 공중이 쉽게 이용할 수 있는 발명이라 기재되어 있으나 출원 전 관련 기술의 학술 자료 등 보다 넓은 범위인 공지 기술로 해석하는 것이 바람직하다. 1 대 1 판단을 기본으로 하는 신규성과 다르게 진보성은 통상의 기술자가 취할 수 있는 범위에서 상호 조합하여 진보성을 판단할 수 있다는 점에서 차이가 있다. 조합하는 경우에도 무조건적인 조합이 가능한 것이 아닌, 출원 시 통상의 기술자가 결합할 근거(예를 들어 구성요소들이 같은 기술 분야에 속하는 지 등)가 있어야 한다. 조합의 구성 요소가 많아질수록 일반적으로 진보성을 가지고 있을 확률이 높아진다.

 진보성을 판단하기 위해 발명을 이해함에 있어서 청구항을 중심으로 발명의 설명서를 참고하여 청구항 전체로 발명을 파악하여 진보성을 판단하여야 한다. 출원 시 통상의 기술자가 동기 유발에 의하여 혹은 통상의 창작 능력을 발휘하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 구상할 수 있다면 진보성은 부정된다. 동기 유발에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 구상할 수 있는 예시로는 공지 기술 내용 중 청구항 발명에 대해 시사한 바가 있는 경우, 발명이 포함된 기술 분야의 과제와 발명의 목적이 공통되는 경우, 기능, 작용이 공통되는 경우, 기술 분야의 관련성이 있는 경우 등을 들 수 있다. 통상의 창작 능력을 발휘한다는 것은 통상의 기술자가 수치범위의 최적화 혹은 호적화, 구체적인 적용을 위한 단순 설계 변경, 단순 변경 등 쉽게 취할 수 있는 수단을 사용하여 인용대상과의 차이가 이 같은 부분에만 나타난 경우를 의미하며, 이 경우 해당 발명은 진보성이 부정된다. 구성의 곤란성 외에도 효과의 현저성 역시 발명의 진보성을 판단하는 기준이 된다. 기존의 발명에서 통상의 기술자가 예측을 넘어서 동종의 제품 혹은 인용대상에 비해 현저하게 우수한 효과를 보인 경우, 전과는 다른 새로운 효과를 보인 경우 등에 대해 진보성이 있다 판단한다. 효과를 기준으로 한 판단 기준에 대해 구조의 곤란성과 독립된 판단 기준이냐 아니면 곤란성에 대한 판단이 애매한 경우 간접적으로 진보성을 판단하기 위한 기준이냐에 대해서는 명확하지는 않다.  

 진보성의 흠결은 거절이유, 정보제공사유, 특허 취소 사유, 특허 무효 사유에 해당한다. 신규성과 더불어 진보성을 이해하는 것은 특허법을 이해하는 데 있어서 매우 중요한 요소 중 하나이다. 그만큼 언급할 것도 많지만 일단 이 정도만 다루어도 진보성이 무엇인지에 대해서 감을 잡기에는 충분할 것이라 생각된다. 여기서 글을 마치겠다.