특허 요건 : 산업 이용 가능성 및 신규성(매우 중요!!)

 일말의 과장없이 특허법 중에서 가장 중요한 법 조항 중 하나이다. 특허법에서 정의하는 발명에 부합한다고 해서 항상 그 발명이 특허 발명으로써 인정되어 독점권을 누릴 수 있는 것은 아니다. 특허 발명으로 인정받기 위해서는 독점권의 대가로써 공개 시 충분한 공익적인 가치를 가지고 있어야 한다. 특허를 받을 수 있는 발명의 조건은 29 조에 기술되어 있다. 특허법 29 조는 다음과 같다.

제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.         1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명          2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있       는 발명          ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.          ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.          1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것          2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것          ④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.          1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것          2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것          ⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.          ⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.          ⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.           [전문개정 2014. 6. 11.

 이번 글에서는 29조 1항에 대해서 다루고자 한다. 모든 조항이 중요하고, 특히 1항과 2항은 깊게 다루고자 한다면 한도 끝도 없이 깊어질 수 있는 주제이다. 항 별로 나누어서 차츰차츰 정리를 할 생각이다.

 29조 1 항에서는 특허로 등록될 수 있는 발명이 "산업상 이용 가능성" 과 "신규성" 을 모두 만족해야 한다고 기술하고 있다. 산업상 이용 가능성이란 발명이 산업에서 실제로 실시될 수 있는 것을 의미한다. 특허법의 취지가 산업 발전에 이바지하는 것이므로, 산업상 이용가능성이 없는 발명을 독점권을 부여하면서 보호할 만한 가치가 없다는 것을 시사한다. 산업상 이용 가능성에서 '산업'은 최광의의 개념으로 해석될 필요가 있다. 엄격한 의미의 공업 및 상업 분야 뿐만 아니라 농업, 채취 산업의 분야 및 제조, 또는 천연의 모든 산품에 대해서도 적용된다고 파리 조약에서도 정의되고 있으며, 특허협력조약에서도 동일한 취지로 산업을 규정하고 있다. 실무에서도 산업상 이용 가능성에 대해서 "개인적, 학술적, 실험적으로만 이용될 수 있기 때문에 업(業)으로서 이용될 가능성이 없는 것"을 제외하고 모두 산업상 이용 가능성이 있다고 판단한다. 설사 개인적, 학술적, 실험적으로 사용되고 있는 발명에 대해서도 시판 혹은 영업의 가능성이 있다면 산업상 이용 가능성이 있다고 판단한다.(예로 현미경이 설사 학술적인 목표로 만들어졌다고 하더라도, 현미경 자체를 제조하여 실험실 등을 대상으로 판매할 가능성(업(業)으로써의 가능성)을 가지고 있기에 상업상 가능성을 가지고 있다.) 같은 맥락으로 특허 출원 당시 업(業)으로써 실시하고 있지 않더라도, 장래에 산업적으로 이용될 가능성만 있다면 특허 요건에 충족된다. 다만 출원시 기술적 한계에 부딪쳐서 산업적으로 이용될 수 없었던 발명이 기술의 발전으로 이용 가능성이 생긴 건에 대해서 산업적 이용가능성을 부정한 판례(대법원 선고 2003. 3. 14선고 2001후2801)에서도 언급 되었듯이 산업적 이용가능성은 어디까지나 발명의 산업적인 실시가 미래에 있어도 좋다는 의미이지 장래 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 비로소 산업적 이용가능성이 생기는 발명은 산업적 이용가능성이 있다고 보기 어렵다.

 29 조 1항은 또한 신규성에 대해서 정의하고 있다. 특허로써 인정받을 수 있는 발명은 대중에게 공개되지 않은 새로운 내용이어야 한다. 발명의 신규성을 다루기 전에 우선적으로 발명이 가지는 재물로서 가지는 가치 특성을 이해할 필요가 있다.  

 재물의 관점에서 발명은 독특한 속성을 가진다. 발명은 해당 발명을 산업적으로 사용하여 경제적 가치를 향유할 수 있다는 점에서 보호할 필요가 있다는 점에서 민법에서 정의하는 일반적인 물권과 채권처럼 보호될 필요가 있다. 그러나 민법에서 정의하는 물권과 다르게 그 실체가 존재하지 않는다는 점, 채권과 다르게 채무자가 존재하지 않아 채권을 행사할 대상이 존재하지 않는다는 점 등을 고려하였을 때 발명은 기존의 물권, 채권과는 확연하게 다르다는 것을 알 수 있다. 우리는 발명이 실체가 불분명하다는 것에 주목할 필요가 있다. 발명은 권리주체를 명확히 정하는 것은 아주 어렵다. 예를 들어 A가 새로운 전구를 만드는 방법에 대해 발명하였다고 가정하자. A가 새로운 발명에 특허를 받기 전 우연히 B가 A가 새로운 발명에 대해 상세히 기록한 노트를 보고, 새로운 발명의 주요 부분까지 알게 되었다고 하자. 그렇다면 A가 최초의 발명을 하였다는 것을 모르는 대중은 A와 B 중 누가 발명에 대한 소유권을 가지고 있는 지 판단할 수 있는가? 더 나아가서 B 한 명뿐만 아니라 많은 사람들이 발명의 주요부분까지 알게 되었다면 A가 발명자라는 것을 모른 상태에서 A와 나머지의 차이를 구분할 수 있는가 ? 구분하기 매우 어려울 것이다. 더 나아가서 공개된 발명은 그 자체로 산업적인 가치를 가질 지 언정 독점할 수 가 없기에 물권에서 정의되는 독점적인 가치가 있다고 보기 어려울 것이다. 특허 발명의 신규성 조건의 필요성은 여기서부터 출발한다.

 공개된 기술은 재산적인 가치를 가질 수 없다. 햇빛이나 물과 같은 공공재로 보면 편하다. 만약 특허권과 같이 명시적으로 독점권을 인정하는 제도가 없다면 발명가는 자신의 발명을 공개하는 것을 극도로 꺼릴 것이다. 특허법은 공개에 대한 대가로 일정 기간 독점권을 인정하여 줌으로써 산업발전에 이바지하는 것을 목표로 한다. 이를 다르게 해석하면 공개되는 발명은 독점권에 상응하는 가치를 지니고 있어야 한다. 이미 공개된 발명은 재산적인 가치가 없기에 공개될 발명은 기존에 공개되지 아니한 새로운 발명이어야 한다. 

 공개된 발명이 무엇인지 생각해볼 필요가 있다. 특허법 29조 1항에서는 공개된 발명, 즉 신규성을 상실한 발명에 대해 '출원 전 국내 혹은 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명', '출원 전 국내 혹은 국외에서 반포된 간행물에 게제되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명'으로 규정하고 있다. 판례에 의하면 공개와 공지는 발명의 주요 부분까지 공개되는 것을 의미한다고 한다. 예를 들어 제약사 A에서 약국에 약을 판다고 하더라도(발명의 실시) 단순 판매로 약의 주요 부분이 성분을 쉽게 알 수 없기에 공개되었다고 보기 어렵다. 공개의 대상이 되는 인원은 단 한명에게라도 공개가 되면 그 발명은 신규성을 잃은 것을 본다. 다만 비밀 엄수 의무가 있는 자가 발명에 대해 알게 되었다면 이를 대중에게 공개되었다 보기 어려우므로 이 경우 발명은 신규성을 상실하였다고 보기 어렵다. 발명의 내용이 반포된 것에 대해 반드시 대중이 발명의 내용을 확인했어야 하는 것은 아니다. 그저 쉽게 발명의 내용을 알 수 있는 상태에 놓여있으면 족하다. 다만 과도한 비용을 요구하거나, 간행물이 제작 되었어도 도서관 등에 개시가 되지 않은 등 실질적으로 대중이 접하기 어려운 상태라면 발명이 신규성을 잃었다고 판단하기는 어렵다. 

 신규성을 판단함에 있어서 공개 기술과 출원인의 발명의 동일 여부를 판단할 기준을 결정짓는 것은 중요하다. 기본적으로 발명과 공개 기술을 판단함에 있어 1 대 1이 기본이다. 새로운 기술인지 판단하는 것과 기존의 기술들을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 가치 없는 발명을 구분하는 것은 다르다는 것이다. 공개 기술은 완벽하게 발명과 동일할 필요가 없다. 판례에 따르면 구성요소가 동일한 지를 기준으로 판단하고, 발명의 분야에 속한 통상의 기술자가 문제해결을 위해 발명의 주요부를 변경하지 않고, 주지 관용 기술의 첨가, 삭제, 변경 등 수단을 이용하여 두드러지는 효과를 발생시키지 아니한 경우 발명이 공개 기술과 동일하다고 보고 있다.

 공개 기술에 제약이 있는가? 비교 대상으로서 공개된 기술에는 제약이 없다. 차용할 수 있는 기술은 국내, 국외를 불문한다. 설사 미완성 발명이라 할지라도 통상의 기술자가 이를 보고 쉽게 발명의 형태를 짐작할 수 있고, 발명과 미완성 발명의 차이가 통상의 기술자가 주지관용된 기술의 첨가, 삭제, 변경 등 수단을 사용하여 효과가 두드러지게 나타나지 않는 정도라면 동일성이 있다 판단할 수 있다. 다만 통상의 기술자에 대하여(진보성에서도 다시 다루게 되겠지만)는 국내의 기술자 수준으로 본다. 

 발명의 신규성의 판단 시점은 출원 시를 기준으로 판단한다. 판단의 주체는 심사 시 심사관, 심판 시 심판관, 재판 시 재판관으로 바뀐다. 다만 특별한 경우에 대해서 판단 시점을 소급하는 경우도 있음을 주의하자. 신규성의 부재는 거절 이유, 정보제공사유, 특허취소사유, 특허 무효 사유에 해당한다.

 신규성에 대해서 다루고자 한다면 한도 끝도 없이 다룰 수 있지만 여기서 끊고자 한다. 사실 이 글에서 언급된 내용만을 가지고 신규성에 대해 자세하게 알 수 있다고 생각하지는 않다. 하지만 길잡이 정도로 활용하기에는 차고 넘칠 것이라 생각된다. 이 글이 특허를 이해하고자 하는 사람들에게 조금이나마 도움이 되었기를 바라며 글을 마친다.